在美国,要想无效一项已经被授权的专利,可以有两条途径,一是向美国专利商标局(USPTO)下设的专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,简称PTAB)提出,另一条途径是直接向联邦地区法院提出专利无效的民事诉讼。
PTAB是2011年9月美国颁布《美国发明法案》(America Invents Act,简称AIA))以后在美国专利商标局新设立的机构,以取代原来的“专利上讼与冲突委员会(BPAI)。PTAB对原来的涉及专利有效性审查的“双方复审程序(Inter Partes Reexamination)”进行改革,并设立了全新的“双方复议(Inter Partes Review (简称IPR))程序”。根据该程序的规定,专利权人以外的其他人可以向PTAB提出IPR程序的无效请求。合议庭在研究无效请求和权利人的答辩以后,需要在6个月内做出是否启动IPR的决定。一旦决定启动IPR程序,除非有正当合理的延期理由,PTAB需要在12个月内做出书面决定。新的时限规定比原来的平均2-3年时间大幅缩短,同时所需费用也明显降低。全新的IPR程序设立以后,相比于法院审理程序时间长,费用高的缺点,IPR程序具有专业性强,时间短及费用低的优点。因此,PTAB的IPR程序很快成为美国专利无效的首选程序。
对于一项专利无效宣告请求,PTAB是否做出启动IPR的决定具有自由裁量权,即可以酌情拒绝。美国专利法典35 U.S. Code § 314(a)规定,行政长官不得授权启动IPR,除非其认为根据第311条提交的无效请求中提供的信息,以及被请求人根据第313条提出的任何答复表明,请求人对请求中至少一项权利要求有合理的胜诉可能性。在2018年美国最高法院的SAS Institute, Inc. v. Iancu案之后,PTAB更倾向于行使其自由裁量权而拒绝启动IPR程序。在该案中,最高法院认为,PTAB不能"挑选"权利要求和理由来决定是否启动IPR,必须要根据所有权利要求和理由启动或者不启动IPR。最高法院的这种要对无效请求整体进行评估的要求,使得 PTAB更倾向于拒绝启动IPR程序。在 Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee一案中,最高法院支持了PTAB依据35 U.S. Code § 314(a)做出的拒绝启动IPR的决定是不可上诉的决定,同样也使得PTAB可以更多地利用这一条款行使酌情拒绝的权利。在2016年,PTAB依据314(a)做出酌情拒绝的案子只有几件。之后出现了爆炸性的增长,到了2019年,已经到了80件。到2020年,超过了160件。
在2019年,PTAB将NHK Spring Co. Ltd. v Intri-Plex Techs. Inc.一案的决定指定为具有约束力的在先判例。在该案中,PTAB提出了适用35 U.S. Code § 325(d)拒绝启动IPR时要考虑的因素。根据35 U.S. Code § 325(d),在决定是否启动IPR程序时,要考虑是否有相同或者相似的现有技术和理由在之前的审查程序中被提出过。同时该案也考虑到是否有相同或者相似的现有技术和理由在很快将审结的相关的诉讼中被提出过。在2020年,PTAB又将Apple Inc. v Fintiv, Inc一案的决定确定为具有拘束力的在先判例。在该案当中,由于在地区法院的一项共同未决的诉讼将会在PTAB的最终书面决定前进行审理,所有权利人提出应该拒绝启动IPR程序。PTAB支持了权利人的主张,拒绝启动IPR程序。因为PTAB认为这样可以节省资源和提高效率,从而有益于IPR制度。该判决归纳了行使酌情拒绝的自由裁量权的六项因素,其中如果共同未决的地区法院诉讼可能会中止审理,或者无效请求的事实和理由非常强的话,PTAB将不会行使酌情拒绝权。如果当事人和涉及的问题基本相同时,并且在诉讼中有关问题已经花费大量的精力,并且已经设定审理期限而该期限早于PTAB的最终决定日,则PTAB会倾向于拒绝启动IPR程序。该案的影响力很大,在2020年被酌情拒绝的无效请求中,有85件是引述该案的考虑因素做出的,占到所有被酌情拒绝的案件的一半。
业界对Apple Inc. v Fintiv, Inc. 一案的反应不一,有一些大公司表示支持,比如强生公司和3M公司,但是很多IT公司明确表示反对,比如苹果,思科,谷歌和英特尔针对USPTO向最高法院提起了诉讼,认为该案的决定违反了AIA发明法案,最高法院尚未给出答案。
根据最新进展,2021年9月29日,曾经起草美国发明法案的参议员帕特里克·莱希和参议员约翰·科宁提出了“恢复美国发明法”提案,该提案提出修改专利审判和上诉委员会(PTAB)程序。AIA设立PTAB的初衷之一是给那些被诉侵权人提供一个相比费用高昂的诉讼之外的另一个维护自身权利的选项。该法案将致力于保护高质量的专利,打击NPE滥用低质量的专利扰乱美国的经济,减少PTAB法官酌情拒绝的自由裁量权,纠正PTAB当前的一些不利于前述目的的倾向。目前业界对该法案反应不一,但是毫无疑问受到了一些经常成为侵权案件目标的科技公司的热烈欢迎。